Cómo hacer un estudio de registrabilidad de mi marca? - 7marcas by VirtualDERECHO

Cómo hacer un estudio de registrabilidad de mi marca?

En mi opinión, el paso más importante en un registro de marca es el estudio de registrabilidad, estudio en el que se busca determinar las posibilidades de éxito de un registro de marca determinado.

Ahora bien, este artículo lo escribo para aclarar algunas dudas que surgieron desde que se publicó el video sobre cómo búscar una marca en la base de datos de la SIC, ya que, aunque expreso lo contrario en el video y en el artículo, algunos han entendido que con esa búsqueda es suficiente para iniciar un registro de marca. Lo repito: Una búsqueda ortográfica no es un estudio de registrabilidad. 

Voy a explicar de forma breve cómo recomendamos hacer un estudio de registrabilidad, sin embargo, debo recomendar siempre contratar a un abogado especialista que se encargue del concepto.

1. Definición de Marca:

Lo primero que se debe tener en cuenta para realizar un estudio de registrabilidad es, por supuesto, la definición de marca.

La marca es un signo que es apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 

La parte en negrita es vital. Si no distingue, no puede ser marca.


2. Analizar el artículo 134 de la Decisión Andina 486 :

Este artículo además de definirnos la marca, nos dice qué puede ser marca. 

"Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas
y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."


3. Revisar el artículo 135 de la Decisión Andina 486 :

Una vez superado el artículo anterior, entonces debemos revisar si ese signo puede ser una marca. 

Debemos revisar las bases de datos disponibles en internet en busca de datos tales como escudos y banderas de naciones, indicaciones geográficas internacionales, términos genéricos de productos farmacéuticos, etc, en busca de términos no registrables de acuerdo a este artículo.

4. Solicitar un listado de antecedentes fonéticos marcarios:

El estudio de antecedentes fonéticos es esencial en un estudio de registrabilidad de una marca.

Este listado que se solicita ante la Superintendencia de Industria y Comercio, contiene en sus resultados, un número de términos fonéticamente idénticos o similares al término que se solicitó en una clase determinada.

En el punto primero de este artículo hablábamos de la necesidad de la distintividad de la marca, pues bien, en este estudio buscamos determinar si una marca es distintiva o no de otras previamente registradas.

Un correcto estudio de registrabilidad contiene, además de la comparación de las marcas contenidas en el listado, un estudio de las decisiones que sobre esas marcas se pudieron haber tomado en un momento histórico determinado.

Qué queremos decir con esto? Pues que en el resultado fonético, vamos a encontrar un listado de marcas vigentes y en trámite, pero también unas que han caducado o que fueron abandonadas o que fueron negadas.

Una comparación inexperta podría determinar que una marca X es distintiva porque no hay marcas similares VIGENTES en el estudio, dando por sentado que esa otra marca que aparece desistida, no está registrada y por lo tanto no es problema, cuando en realidad ese desistimiento puede ser producto de una causal que no podemos ver a simple vista.

Una vez analizados los antecedentes en la clase en la que se pretende registrar la marca, debemos hacer lo propio en las clases que son conexas, esto es las clases que aunque diferentes, guardan una especial conexión que pueden hacer confundible una marca en una clase, con una marca en otra clase.

Una clase es perfumería, otra son accesorios y otra es ropa. Sin embargo, es usual que estas tres clases se comercialicen juntas como un todo en la moda. Por lo tanto, un registro en perfumería, puede afectar un registro en ropa.


Para finalizar

Pasadas todas estas etapas de forma exitosa nos dará unas buenas posibilidades de registro, pero no olvidemos que aún existen variables que se escapan de nuestro control tales como limitaciones técnicas, en las que en el listado de antecedentes no aparece esa marca realmente similar.